要約　パリ条約ルート又はPCTルートによる中国への日本特許出願は、これに応じた補正をせずに、日本出願時の請求項をそのまま中国出願時の請求項として利用し、審査及び権利取得過程においても審査官の指摘に対する補正や反論のみがあり、ターゲット的な自発補正をあまりしないものが多い。このように取得した権利は、中国市場に合わないか、或いは、中国のライバルを対象としたものではない可能性があり、該特許権を効果的に維持できないことが生じ得る。本文は、中国特許出願プロセスにおける自発補正について助言し、出願人がターゲットを絞った、効果的な特許保護を取得できるように支援することを目的とする。

I.     前書

近年来、中国の知的財産権保護環境がますます改善され、特許訴訟も年々増加している一方、出願人は、権利を守る際に、ライバルの製品をカバーするための他の特許が見つからないか、或いは、請求項は、訴訟中、権利侵害の疑いのある製品をカバーすることができないと解釈され、ライバルを阻止する目的を達成できないことがある。このため、十分な特許権を取得することは大切ではあるが、効果的な権利保護武器として使用できる特許権を取得した方がより大切である。

パリ条約ルート又はPCTルートによる中国への日本特許について、中国へ特許出願する際に、どのようにしてより効果的な特許権をより速く取得するかを検討することが好まれる。例えば、早期権利化を図るために、対応外国出願の補正書類に従う補正をしてもよいし、中国特許法に適応した補正をしてもよい。コストダウンのために、請求項数を少なくすることができる。また、特許権をより有効にするために、中国市場に応じた請求項の組み合わせを選択し、ライバルの中国における製品及び技術発展を対象として請求項を補正することができる。これらの手段により、ターゲットを絞った特許権を取得し、特許の初期ドラフト時に技術発展及び市場変化を予見しにくいことに起因する請求項の作成不足を補う。

補正のタイミングについて、中国特許法実施細則第51条によると、「発明特許出願人は、実体審査を請求する時及び国務院特許行政部門が発行する発明特許出願が実体審査段階に入る旨の通知書を受領した日より起算して3ヶ月以内に、発明特許出願を自発的に補正することが出来る。実用新案又は意匠特許の出願人は、出願日より2ヵ月以内に、実用新案又は意匠特許出願を自発的に補正することが出来る。」と定める。中国国内段階に移行するPCT出願は、自発補正のチャンスがもう1つあり、つまり、中国国内段階に移行すると同時に、PCT条约第28条又は第41条により自発補正を行うことができる。

補正の範囲は、中国の方が日本よりも厳しく規定されていることに注意する必要がある。中国特許法第33条によると、「出願者は、その特許出願書類に対して修正を行うことができるが、発明及び実用新案に対する特許申請書類に対する修正は、元の説明書及び特許請求の範囲に記載した範囲を超えてはならず、意匠に対する特許出願書類の修正は、元の画像又は写真で表示した範囲を超えてはならない。」と定める。「元の明細書及び特許請求の範囲に記載した範囲」は、元の明細書及び特許請求の範囲に文字記載した内容と、元の明細書及び特許請求の範囲に文字記載した内容及び明細書用図面から直接かつ疑う余地なく決定できる内容を含む。

上述した規定により、審査実務において、総括することは、通常、認められず、元の明細書及び請求項に記載がない上位概念を使用することができない。数値的範囲も同様である。例えば、元の明細書において、パラメータAの含有量が5%又は10%であり得ると記載されていれば、「パラメータAの含有量が5%以上10%以下である」という記載に補正することは認められない。また、例えば、明細書における数値ミス等は、通常、合理的な推定により得られた値に補正されることができず、該推定値は、推定できる唯一の決定した値である場合を除く。

本文では、補正が範囲を超えるか否かに関して分析や解釈を行わず、補正タイミング、補正内容に重点を置く、即ち、どのようなタイミングでどのような補正を行うのが適切であるかを検討する。本文に言及される補正とは、デフォルトで発明特許出願に対する補正であり、実用新案及び意匠出願に対する補正の説明を省略する。本文における自発補正は、審査官の指摘に従う補正と区別するように、出願人が自ら行う補正であると広義に捉えることができる。また、PCTルートによる中国への特許出願及びパリ条約ルートによる中国への特許出願について、後文では異なるアドバイスをする可能性があることに注意されたい。後文では、PCTルートによる中国への特許出願に対するアドバイスか、それともパリ条約ルートによる中国への特許出願に対するアドバイスかについて、特に明確な指示がない限り、両者に適用する。

以下、中国特許出願の異なる審査段階を分けて、各段階での実施可能な自発補正の施策を分析する。

II.    本文

一、中国で特許出願する際

PCTルートによって中国国内段階に移行する特許出願について、中国で特許出願すると同時に自発補正を行うことができる。補正は、元の明細書及び特許請求の範囲に記載した範囲を超えてはならず、つまり、補正は、PCT国際出願時の明細書及び特許請求の範囲に記載した範囲を超えてはならない。また、中国は、指定官庁又は選択官庁として、参照により組み込んだ内容を認める。

一方、パリ条約ルートによって中国国内段階に移行する特許出願について、「元の明細書及び特許請求の範囲」とは、日本優先権書類ではなく、中国で提出した出願書類を意味するため、日本優先権書類に基づいて、中国で提出した出願書類を補正することができ、中国出願における各請求項に記載の技術的構成が優先権書類に明確に記載されていれば、該補正は認められる。いわゆる「明確に記載される」というのは、出願の請求項に記載の技術的構成を明確にしていれば、必ずしも記述方式で完全に一致するとは限らない。このため、認められる補正の範囲は、元の明細書及び特許請求の範囲に「開示」した範囲とほぼ同じであり、出願人は、ある程度、総括することで新しい請求項を作成することができる。

特許出願段階における自発補正を次のいくつかの側面から検討する。

1）請求項を追加／削除するか？

庁費用から言えば、中国特許出願の請求項数が10項を超える場合に追加料が発生し、超過する請求項については、1請求項あたり150 RMBが加算される。また、庁費用は、独立請求項の数、マルチ・マルチクレームの有無に関係がない。パリ条約ルートによる中国への特許出願は、中国で提出した出願書類における請求項数に応じて出願費が算定されるため、優先権書類における請求項数が多すぎる場合、コスト削減のために請求項の一部を削除することができる。一方、PCT出願は、国際公開書類に公布した請求項数に応じて費用が算定されるため、中国国内段階への移行時に、請求項を追加しても削除しても、庁費用は変わらない。

中国は、権利付与可能な客体に関する規定が日本と異なっている。例えば、コンピュータプログラム製品、コンピュータプログラム、データ構造、人類及び他の動物の疾病の診断及び治療方法は、いずれも特許の保護対象に当たらない。中国で特許出願する際に、このような請求項を削除するか書き直した方が望まれる。例えば、「プロセッサによって実行されると、・・・コンピュータプログラム。」を、「プログラムが記憶されている非一時的な記憶媒体であって、該プログラムプロセッサによって実行されると、・・・。」に補正することができる。

また、ソフトウェアに関する発明について、中国では、「仮想装置」請求項という特別な請求項のタイプが存在し、このような請求項は、ソフトウェア方法を対象とした装置請求項である。例えば、PCT出願番号がPCT/US2013/060868である特許出願は、中国国内段階への移行時に、ソフトウェア方法請求項に基づいて仮想装置請求項を追加した。

該ソフトウェア方法請求項は、下記の通りである。

ユーザ行動の解析に基づいてコンテンツ提示を構成するための方法であって、

被観察ユーザ状態を少なくとも含むユーザ行動モデルを生成することと、

・・・と、

コンテンツ提示パラメータ設定に基づいてコンテンツを提示するようにすることと、を含む方法。

下記の仮想装置請求項を追加した。

ユーザ行動の解析に基づいてコンテンツ提示を構成するためのシステムであって、

被観察ユーザ状態を少なくとも含むユーザ行動モデルを生成するための装置と、

・・・と、

コンテンツ提示パラメータ設定に基づいてコンテンツを提示するようにするための装置と、を備えるシステム。

仮想装置請求項を作成する理由は、中国はコンピュータプログラムを保護対象とはしていないからである。このため、侵害者がコンピュータソフトウェアプロバイダであれば、ソフトウェア方法特許権とともに上述した仮想装置特許権によりその侵害責任を追求することができる。中国『特許審査指南』が2016年にて改正された後、ソフトウェア又はコンピュータプログラムを記憶する記憶媒体、ソフトウェア＋ハードウェアで限定される装置が権利付与可能な客体となり、出願人は、潜在的な侵害者を総合考慮して適切な請求項のタイプを選択することができる。

2）対応外国出願の審査状況を参照しつつ補正する必要があるか？

中国審査官は、ヨーロッパ、アメリカ、日本、韓国等の対応外国出願の審査プロセスに挙げられた引用文献を参照することがあるし、独立した調査を行ってより適切な引用文献を探すこともあるため、他の国とは異なる引用文献を挙げて請求項の新規性や進歩性を否定する可能性がある。したがって、出願人は、対応外国出願の補正方式に従う補正を急いで行うことなく、中国審査官が発行する審査意見通知書を受領した後、ターゲット的な補正を行うことができる。

もちろん、出願人が早く権利を取得したい場合、かつ対応外国出願の審査プロセスに挙げられた引用文献が確かに適切であれば、これに応じて中国特許出願の請求項を補正してもよい。なお、補正時に、新規事項の追加に該当する補正であると中国審査官に指摘されないよう注意する必要がある。各国は、補正の度合いに対する許容度が異なり、例えば、アメリカは、補正に対する審査が中国よりも緩和される。

3）マルチ・マルチクレームを補正するか？

日本とは異なり、中国では、2項以上の請求項を引用するマルチクレームが他のマルチクレームの引用基礎となってはならない。このため、このようなマルチ・マルチクレームの欠陥は補正しなければならない。特許出願時に該欠陥を解消するか、それとも、後で実体審査段階に入ってから該欠陥を解消するかが問題になる。補正する場合、1つのマルチクレームを複数の従属請求項に分割するか、それとも、該マルチクレームが1つの請求項のみに従属するように直接補正するかもまた問題になる。

後で実体審査段階に入ってからマルチ・マルチクレームの欠陥を解消し、かつマルチクレームを分割する方式で補正することをお勧めする。その理由は下記の通りである。1）中国審査官は、通常、少なくとも1回の審査意見通知書を発行し、審査意見通知書を発行せずに直接特許権を付与する可能性が1%未満である。このため、該欠陥の存在に起因して権利化が遅くなることを心配する必要がない。出願人は、該欠陥が審査官に指摘されたか否かに関わらず、第1回目の審査意見通知書への応答時に該欠陥を解消することができる。2）パリ条約ルートによる中国への出願について、特許出願する際にマルチ・マルチクレームの欠陥を解消する場合、択一的に引用するような補正方式では、「元の明細書及び特許請求の範囲」に記載した技術的構成の数が少なくなる可能性があり、後の実体審査段階における補正方式が制限されてしまうおそれがある。マルチクレームを分割する方式では、請求項の数が10項を超えると請求項数超過料金が発生する。しかし、中国国内段階に移行するPCT出願の場合、請求項数超過料金は、国際公開書類における請求項数に応じて算定されるため、マルチ・マルチクレームを分割しても、請求項数超過料金を増やすことはない。3）実体審査段階でマルチ・マルチクレームの欠陥を解消すれば、マルチクレームの分割によって実体審査費用が増加することがないし、権利化された後の年費にも影響を与えない。

したがって、第1回目の審査意見通知書にて審査官に指摘されたか否かに関わらず、出願人は、第1回目の審査意見通知書への応答時に、請求項を分割することでマルチ・マルチクレームの欠陥を解消することが好まれる。

4）形式的問題等の補正

また、中国特許法、特許法実施細則及び特許審査指南に規定された、日本とは異なる形式的要求に対して、適応処理は中国の現地代理人に任せることができる。例えば、請求項の主題名称が保護対象となる主題の技術分野を反映しなければならない要求、請求項における括弧の使用に関する要求などがある。審査迅速化のために、これらの問題は、特許出願時に解消することをお勧めする。

二、特許出願の提出後、実体審査段階に入る前

上述したように、発明特許出願の提出後の自発補正タイミングは、実体審査の請求時、及び実体審査段階に入ってから3ヶ月以内である。出願人は、対応外国出願の最新の審査結果に従い自発的に補正することができ、上述したように、該補正には弊害があり、出願人は、総合考慮の上、このような補正を行うか否かを決定することができる。また、特許出願の提出後に行われる自発補正は、庁費用がないが、通常、中国現地事務所からサービス費用が発生するために、出願人は、できるだけ特許出願すると同時に必要な補正を行うことが好まれる。

出願人は、PPH（Patent Prosecution Highway：特許審査ハイウェイ）の申請時に、通常、請求項の自発補正を同時に行うので、中国の審査中の請求項を、対応する出願の特許可能と判断された請求項に従って補正するべきである。それゆえ、特許出願する際に中国特許法に基づく補正を行ったが、PPHの申請時にクレームは補正前の姿に戻ることを回避するために、出願人は、前文に述べた特許出願時に行われる自発補正、及びここでのPPHの申請に伴う自発補正を総合考慮する必要がある。特許出願時に後でPPHを申請することが決定されていれば、特許出願する際に、補正を行わずに元の特許請求の範囲のままで特許出願することができる。

中国知的財産権局の統計データによると、PPHを利用する出願の権利付与前のOAの平均発行回数は1回①であるため、特許出願する際に中国特許法に基づく補正を行うことで審査プロセスを早めることに比べると、PPH申請を行った方が審査プロセスを促進されている。しかし、PPHの申請は、獲得した請求項の保護範囲が対応外国出願の特許可能と判断された請求項の保護範囲と等しいか、それよりも狭くなり、かつ保護内容は、中国市場及び中国製品を対象としてなされたものではないことがその欠点となる。

また、多くの出願人が知っているように、自発補正を行う時、実体審査段階及び年費段階の庁費用を増やすことなく請求項を追加することができる。しかし、筆者は、特許出願時に請求項を削除し、後で自発補正を行って請求項を元に戻す処理方式によりコストダウンを図ることをお勧めしない。これは、審査官に悪い印象を与え、それ以降の審査に影響する可能性がある一方、後で補正することで請求項を元に戻すことに起因して、中国現地事務所からサービス費が発生し、節約される庁費用の額は大幅に削減されるためである。もちろん、個別の重要な特許出願について、分析した後、請求項の追加が必要であると判断していれば、自発補正により請求項を追加してもよい。

三、実体審査段階における自発補正

中国特許法実施細則第51条第3款によると、「出願人は国務院特許行政部門が発行する審査意見通知書を受領した後特許出願書類を補正する場合は、通知書に指摘された欠陥のみに対して、補正を行わなければならない。」と定める。

特許審査指南第二部分第8章第5.2.1.3節には、意見通知書への応答時の認められる補正及び認められない補正の方式が規定され、特に、「ただし、補正の方式が専利法実施細則第51条3項の規定に合致しなくても、その内容と範囲は専利法第33条の要求を満たした補正について、補正された書類によって元出願書類にあった欠陥が解消され、かつ権利付与の見通しがある場合は、こうした補正は通知書で指摘された欠陥に対する補正と見なされてもよい。したがって、こうして補正された出願書類は受け入れても良い。このような処理は審査手続の節約につながる。」と定める。即ち、出願人は、審査意見通知書に指摘した欠陥について補正すると同時に、自ら他の補正を行うことができ、このような補正が新規事項の追加に該当するものではなく、かつ元の出願書類における欠陥を解消していればよい。

このため、例えば、中国審査官は、第1回目の審査意見通知書を発行する際に、すべての請求項の新規性、進歩性についての審査のみをしたが、他の問題点、例えば、明確性違反、マルチ・マルチクレームなどについて審査しなかったことがある。この場合、出願人は、第1回目の審査意見通知書への応答時に、新規性、進歩性欠如の指摘を克服すると同時に、明確性違反、マルチ・マルチクレームなどの問題点について補正することができ、これにより、審査プロセスを早める。

なお、実体審査段階では、請求項を自発的に追加する補正は、認められない。しかし、マルチ・マルチクレーム問題を解消するための請求項の分割は、請求項の追加と見なされない。

また、重要な特許出願について、中国市場、中国でのライバルの製品の発展を結合して補正することができ、これらの補正は、新規性、進歩性に関する審査意見への応答時に行うことができる。通常、審査意見通知書への応答は、該特許出願を初めて提出してから2、3年間以上も経った後に行われ、以前に作成した請求項は、技術発展及び市場変化に適応できない可能性がある。この場合、ターゲット的な補正を行うことで、より効果的な特許権を獲得することができる。

四、権利化された後の自発補正

中国では、権利化後の訂正手続がないため、権利化された後、通常、自発補正が不可能である。しかし、特許権付与通知書を受領した後、権利化された請求項に誤りがあることを発見したら、審査官とこの誤りの訂正についてやりとりすることができ、やりとりをタイムリーにすれば、審査官は、請求項に対する補正に同意する可能性があり、その後、審査官は、特許権付与通知書訂正通知書を発行する。

III.  終わりに

以上、中国特許出願の自発補正方式及びタイミングを紹介し、少し助言した。もちろん、これらの自発補正の方式は、他の手段と結合して実施されてもよい。例えば、明細書に記載した複数の実施形態について、単一性問題又は他の原因によって複数の所望の保護範囲を獲得することができなければ、分割出願を提出する方式によりこれらの技術的構成を保護することができる。なお、提出した分割出願も、元の明細書及び特許請求の範囲に「記載」した範囲を超えてはならない。

また、中国への特許出願をすべて上述のように操作することは非現実であり、これは、かなり手間やコストがかかるためである。したがって、操作效率と最終結果のバランスを取るように、重要な特許出願のみをこのように操作することをお勧めする。

現在、中国知的財産権局も特許審査期間を短縮しようと努力し、現在の発明特許の審査期間は、22.7ヶ月②であり、2023年までに16ヶ月③に短縮する予定である。官庁側の統計データがないが、しかし、民間機構の統計データによると、第1回目の審査意見通知書が発行された後拒絶査定となる事案の割合が上がっている。したがって、権利化するために、出願人は、自発補正を含む様々な手段を十分に活かして審査プロセスを促進することが好まれる。

参考文献

①  『PPH試行プログラムの概要及び最新動向』、CNIPAウェブサイト、

（http://www.cnipa.gov.cn/docs/2018-10/20181012104530446959.pdf）

②  『国家知的財産権局が2019年上半年データを公布』、CNIPAウェブサイト、（http://www.gov.cn/shuju/2019-07/09/content_5407637.htm）

③  『「放管服」改革深化や政府機能転換に関する全国テレビ電話会議での李克強の講演』、中国中央人民政府ウェブサイト、（http://www.gov.cn/guowuyuan/2018-07/12/content_5305966.htm）