背景

専利審査協作北京センタが2015年12月11日に本件出願に対する「分割出願が取り下げられたと看做す通知書」を下した。通知書において、「審査により、出願番号2015200954289の親出願が2015年7月13日に授権され、2015年9月24日に既に登録手続きが行われた。本件分割出願の提出日が2015年9月28日であり、親出願の登録日より遅い、即ち、本件分割出願が専利法実施細則第五十四条第１項に規定の期限までに提出されていなく、専利法実施細則第四十二条第１項の規定に合わないので、取り下げられたと看做す。」という内容が述べられた。

代理作業

案件処理の過程

当所は行政不服審査請求を提出し、下記のように主張を述べた。

先ず、専利法実施細則第四十二条第１項及び第五十四条第１項の内容は以下のようである。

第四十二条第１項：一つの特許出願に二つ以上の発明、実用新案又は意匠が含まれる場合、出願人は本細則第五十四条第１項に規定する期限が満了するまでに、国務院特許行政部門に分割出願申し出ることが出きる。但し、特許出願が既に却下され、取り下げられ又は看做し取り下げとされた場合、分割出願を申し出ることはできない。

第五十四条第１項：国務院特許行政部門が特許権を付与する旨の通知を出した後、出願人は通知を受領した日より起算して2ヶ月以内に登録手続きを取らなければならない。出願人が期限内に登録手続きを取った場合、国務院特許行政部門は特許権を付与し、特許証を交付し、公告しなければならない。

特許法実施細則第四十二条第１項の規定により、出願人は本細則第五十四条第１項に規定する期限が満了するまでに、国務院特許行政部門に分割出願申し出ることが出来る。なお、第五十四条第1項により、期限は、通知を受領した日より起算して2ヶ月以内である。

本件分割出願の親出願からみると、実用新案権付与通知書及び登録手続き取る通知書の発行日が2015年7月13日であるので、親出願の登録手続きの取る期限は2015年9月28日である。

したがって、法律により、本件親出願に対して、分割出願提出の期限は2015年9月28日であるべきだと考えられる。親出願は2015年9月24日に登録手続きを取ったが、それに関わらず、当該期限が法律規定により変わらないと思われる。

要するに、本件分割出願が実際に専利法実施細則第五十四条第1項に係る規定の期限内に提出したものである。

また、特許局フロー部の通常の処理方式によると、分割出願の期限満了日の認定は登録手続きを取る日と関係ない。異なる審査部門が同一の法律条項の規定に基づき、異なる審査基準に従い、異なる判定結果を下すことは明らかに合理的ではないと思われる。

更に、当該通知に記載の審査意見は我国の現在の特許審査実践における公開的で、合理的な行政、且つ当事者に便利を与える原則に合致していない。

総じて言えば、本件分割出願が取り下げられたと看做すという審査官の意見は合理ではない。これを理由とし、上記の本件分割出願が看做し取り下げとされた通知書を取り消すことを請求する。

コメント

本件肝要は専利法実施細則第五十四条第1項に規定される「国務院特許行政部門が特許権を付与する旨の通知を出した後、出願人は通知を受領した日より起算して2ヶ月以内に登録手続きを取らなければならない。」に対する理解である。本項の規定によると、出願人が登録手続きを取ったか否かに関わらず、本件分割出願の提出期限は明確的で、且つ固定的である。

本件から見れば、厳格に本条項に従い分割出願を提出することが基本準則であると思われる。

結果

最終的に、本件分割出願の看做し取り下げとされた通知書は取り消され、実用新案権を付与された。